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Análisis del caso barcelona.com

En febrero de 1996, J. N. C., vecino de la localidad catalana de Sant Vicenç de Montalt, registró el dominio de Internet Barcelona.com a nombre de su esposa, C. R. LL., a través del registrador de nombres de dominio Network Solutions. En el año 1996, Network Solutions (NSI) todavía poseía el monopolio de registro de los nombres de dominio genéricos (“.com”, “.net”, y “.org”).

A mediados del año 2000, J.N.C. y el propio Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona iniciaron una negociación con el objeto de llegar a un acuerdo respecto al de dominio. No obstante, dichas negociaciones cayeron en saco roto y el Ayuntamiento presentó una demanda ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a través de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, UDRP), aprobada por ICANN y aplicada por diversos organismos, entre ellos la OMPI.

El 4 de agosto de 2000 el panelista de la OMPI encargado de emitir una resolución en relación a la disputa planteada consideró que el Ayuntamiento de Barcelona tenía más derecho que el matrimonio catalán respecto a la posesión de barcelona.com. Dicha resolución la razonó apoyándose en los siguientes argumentos:

  • El Ayuntamiento era titular de una marca confusamente similar al término registrado: “Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad de Barcelona”.
  • Asimismo, consideró que el demandado no tenía ningún derecho sobre el nombre Barcelona,
  • Y que había actuado de mala fe tanto en el registro del dominio como en su uso.
  • Por todos los razonamientos descritos, el panelista ordenó la transferencia de la titularidad del dominio a favor del Ayuntamiento de Barcelona.

    La Política Uniforme de Resolución de Conflictos establece en el artículo 4 punto K un plazo de diez días desde la fecha en que se dicta el fallo para que el perjudicado por una resolución de la OMPI pueda presentar una demanda ante los tribunales ordinarios al objeto de demostrar la legitimidad del registro impugnado. En caso de incoarse un procedimiento civil, la resolución del panelista deja de tener efecto a la espera de la correspondiente resolución judicial.

    J.N.C., al amparo del punto K del artículo cuarto de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos, presentó una acción civil ante la Corte del Distrito Este del Estado de Virginia solicitando la declaración del tribunal conforme el registro del dominio barcelona.com se realizó de forma legítima, al objeto de no ver perturbada su posesión del nombre.

    Compentecia jurisdicional

    Una cuestión interesante es la de la competencia jurisdiccional. El fuero no se elige caprichosamente puesto que la Política Uniforme de Resolución de Conflictos establece como principal criterio competencial el de la “jurisdicción mutua”, entendida como la jurisdicción del domicilio de la empresa registradora en la que se efectuó el registro del nombre o la jurisdicción del domicilio del titular del nombre de dominio, tal y como aparece en el resultado de la búsqueda en la base de datos mundial (whois) en el momento en que la demanda es remitida a la OMPI.

    Ante estas dos opciones, el demandante debe someterse de forma expresa en la demanda a una de las dos jurisdicciones, la del registrador o la del domicilio del demandado. Sorprendentemente, el Ayuntamiento de Barcelona se sometió de forma expresa a la jurisdicción del domicilio del registrador, en este caso Network Solutions, cuya sede se encuentra en el 505 de Huntmar Park Drive de Herndon, en el norteamericano estado de Virginia.

    Al parecer, la elección inicial del fuero fue un error y se intentó reconducir el procedimiento a tierras españolas dado que demandante y demandado tenían domicilio en España. No obstante, esa petición fue denegada y el procedimiento se ha seguido en Estados Unidos con el coste económico que ello supone para ambas partes.

    La Corte del Distrito Este del Estado de Virginia dictó sentencia el pasado 22 de febrero en virtud de la cual denegaba las pretensiones del demandante y decretaba la transferencia de la titularidad del nombre de dominio a favor del Ayuntamiento de Barcelona.

    El que suscribe no pretende entrar a dirimir si el Ayuntamiento tiene o no mejor derecho que el titular inicial del nombre de dominio Barcelona.com. No obstante, como especialista jurídico en nombres de dominio de Internet, sí que intentaré realizar en las próximas líneas un análisis de los argumentos legales expuestos por el juez norteamericano Claude M. Hitton en la resolución que nos ocupa.

    La primera cuestión que nos plantea el magistrado en los fundamentos jurídicos de su resolución judicial es el hecho de que tanto el demandado como el demandante son titulares de marcas con el término Barcelona en Estados Unidos. No obstante, el Ayuntamiento de Barcelona además es titular de varias marcas que incluyen el topónimo Barcelona en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

    Hasta ahí todo correcto. Sin embargo, a mi parecer uno de los errores que comete el juez norteamericano en este punto es entrar a interpretar la normativa de marcas que rige en España. Considera el magistrado que cuando una marca denominativa española incluye varios términos, una de esas palabras es la dominante, puesto que es la que crea mayor impresión en la mente del consumidor. En las marcas españolas titularidad del Ayuntamiento la palabra Barcelona es la dominante a criterio del juez estadounidense. Es aquí donde surge la primera incongruencia en la exégesis que del código español efectúa el magistrado estadounidense. La Ley 32/1988 de Marcas prohíbe de forma absoluta el registro como signo distintivo de la denominación de un municipio español (artículo 11, punto 1, apartado h). Por tanto, considerar que el término dominante en la marca “Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona” es el topónimo del municipio, colisiona de frente con la prohibición absoluta de registro establecida por el legislador español. Es más, si tenemos en cuenta el artículo al que hemos hecho referencia y si consideramos que en el grupo de palabras “Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona” el término Barcelona es el dominante, en realidad lo que podríamos estar haciendo es poner en tela de juicio la legitimidad de la propia marca per se.

    Asimismo, en relación al artículo de la Ley de Marcas antes reseñado, el magistrado recuerda en su resolución la obligación de cualquiera que pretenda registrar como marca el nombre de un municipio de pedir permiso a la correspondiente administración local. Si bien es cierto que la literalidad del artículo así lo establece, el magistrado no ha tenido en cuenta que lo que registró J.N.C. en su día fue un nombre de dominio y no una marca, y que por tanto no existía esa necesidad de autorización del consistorio municipal barcelonés.

    La influencia de la OMPI

    En otro orden argumental, el magistrado americano considera correctos los considerandos expuestos por el panelista de la OMPI en su decisión inicial. De esta forma, reconoce probado que el nombre de dominio barcelona.com es confusamente similar a las marcas propiedad del Ayuntamiento. Si bien es cierto que el dominio es confusamente similar a las marcas propiedad del Ayuntamiento, no es menos cierto que sólo en el territorio de los Estados Unidos existen cuatro marcas federales denominativas con el término exclusivo Barcelona, cuyos propietarios, siguiendo el hilo argumental expuesto por el panelista, podrían presentar cada uno de ellos la correspondiente demanda ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y reclamar la titularidad del nombre de dominio al propio Ayuntamiento.

    Insiste el magistrado en el provecho que obtiene el titular del dominio al confundir a los usuarios del sitio web, puesto que la página ofrece servicios turísticos vinculados a la ciudad, y los internautas al teclear el nombre de dominio barcelona.com esperan encontrar la página web del Ayuntamiento del municipio español. No obstante, no tiene en cuenta el juez americano que en Venezuela existe otra ciudad denominada Barcelona, cuyos administrados probablemente tendrán mayor interés en encontrar la página web de su Ayuntamiento que la del Consistorio de otra ciudad homónima y que se encuentra a miles de kilómetros de distancia.

    Asimismo, olvida el señor Hitton que la extensión .com es el acrónimo del término anglosajón commercial, y que la orientación de los sitios webs alojados en un dominio .com debería ser la de ofrecer productos y servicios a través de Internet, tales como los ofrecidos por la empresa demandante, y deja en el tintero que junto a la extensión .com existe el dominio genérico de primer nivel .org (organizations) destinado a organismos públicos y organizaciones, seguramente mucho más apropiado para los entes locales que el propio .com.

    Pero lo más pasmoso del fallo judicial es la interpretación extensiva que efectúa el magistrado de la Anticybersquatting Consumer Protection Act o ACPA. La ACPA es una ley federal norteamericana aprobada en 1999 cuya misión,, entre otras, es la de atajar el fenómeno de la ciberocupación.

    Esencialmente, la ACPA otorga a los jueces estadounidenses la facultad de dirimir si un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a una marca registrada en Estados Unidos ha sido registrado de mala fe por el demandado. En caso de existir mala fe, el tribunal podrá cancelar el registro o transferirlo al demandante. Asimismo, si el demandante lo solicita de forma expresa, la sentencia podría condenar a una indemnización de hasta 100.000 dólares.

    Considero totalmente racional que un juez norteamericano aplique la ACPA en los casos en que un nombre de dominio viola derechos propios de una marca estadounidense. No obstante, me parece desatinada la interpretación extensiva que realiza del ámbito de aplicación de la ley americana. Razona el señor Hitton que, debido a la propia naturaleza internacional de Internet y de la disputa planteada, el tribunal está legitimado para aplicar la ACPA en la controversia entre un nombre de dominio y una marca española. A mi entender, aparte de una clara ingerencia competencial, me da la sensación de que el desliz del magistrado lo hallamos en la propia interpretación de la normativa americana, puesto que la ratio legis de la norma era la de proteger a los titulares de marcas estadounidenses y, por supuesto, el Congreso norteamericano no pretendía proteger a los titulares de marcas de terceros países.

    Según mi opinión, extender el ámbito de aplicación territorial de la ACPA a marcas estatales de terceros países es erróneo, y por ello no voy a entrar a juzgar el planteamiento de la mala fe que realiza el magistrado según la referida ley, puesto que la aplicación de la misma está viciada de origen.

    En conclusión, me gustaría insistir en aquello que esbocé al inicio del artículo: no ha sido mi intención juzgar si el Ayuntamiento de Barcelona tiene más derecho o no al nombre barcelona.com. Tan solo he pretendido comentar el planteamiento jurídico utilizado por el juez de la Corte de Virginia en su decisión de 22 de febrero.

    Finalmente, quiero subrayar que los posibles deslices interpretativos acaecidos en la decisión judicial son fruto de un exceso de celo en la aplicación de las leyes y principios del derecho marcario cuando en realidad el problema que se nos plantea en este caso es un problema de nombres de dominio y no de marcas.



    Julio Pardo de Atin Santano, es abogado de Ubilibet.


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