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El caso esmadrid.com

Este artículo analiza cómo se desarrolló la disputa y lucha legal por la posesión y libre disposición del nombre de dominio esmadrid.com. En este caso, entre una empresa perteneciente al Ayuntamiento de Madrid, y una empresa no vinculada al mismo, la resolución final que se adopta es sustancialmente diferente de otros casos en los que la OMPI (organismo internacional que decidió la cuestión) le daba la razón a la institución oficial (en dichos casos eran también ayuntamientos, y españoles), quitándosela por el contrario a los particulares. Dichos casos fueron los conocidos barcelona.com y laspalmasdegrancanaria.com. Veremos en este artículo cómo se desarrolló todo y qué ocurrió finalmente.

Origen de la cuestión

El Ayuntamiento de Madrid, a través de una empresa propia, denominada Empresa Municipal Promoción Madrid, decidió el pasado año 2002 convocar un concurso, con la finalidad de obtener ideas para promocionar en Internet la ciudad de Madrid.

Como finalista en dicho concurso hubo tres empresas, las cuales, según indicaba el Ayuntamiento demandante, mantenían en sus respectivas propuestas la idea de utilizar el nombre de dominio ahora discutido.

Cuando faltaba menos de una semana para conocerse a quién adjudicaría el Ayuntamiento la promoción en la Red, una de las empresas participantes, no ganadora, denominada Planners, registró el nombre de dominio esmadrid.com.

A su vez, la institución municipal, con posterioridad al registro aludido, registra, también en Internet y con el mismo nombre -esmadrid- los dominios con la extensión .biz, .info, .org y otros. Como es obvio, el dominio .com no pudo registrarlo, siendo éste el origen del conflicto. Simultáneamente a ello, el Ayuntamiento registró también, pero ahora como marca comercial, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, distintas marcas, todas incluyendo como denominador común la palabra \”esmadrid\”.

Otros hechos

Es de hacer notar que no sólo el Ayuntamiento de Madrid, antes, durante, y después de dichos hechos, poseía en la Red nombres de dominio con la palabra \”madrid\” formando parte de los mismos, y también que de igual forma han existido marcas comerciales debidamente registradas y que incorporan en su texto la misma palabra, no perteneciendo todas a dicho Ayuntamiento.

También es de significar que el Ayuntamiento requirió formalmente a la empresa Planners con el fin de que le \”devolviese\” (no se puede devolver algo que jamás ha sido propio, ¿no?) el nombre de dominio \”esmadrid.com\”. Como es de imaginar, la empresa que lo registró se negó en rotundo a dicha petición.

Una de las empresas participantes, no ganadora, denominada Planners, registró el nombre de dominio esmadrid.com

Por lo anterior, la institución municipal optó por demandar a dicha empresa, y lo hizo ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para que mediante el procedimiento que la misma posee al efecto (aunque no lo posee en exclusiva) se dilucidase finalmente quién tenía derecho al controvertido dominio objeto de este artículo.

Análisis de la OMPI

Al margen de consideraciones formales, en las cuales no vamos a entrar ahora, comentaremos los aspectos de fondo que el Panelista -nombre dado a la persona física concreta, mandatada por la OMPI para adoptar la decisión final- entró a estudiar.

Como primer paso, nos comenta cuáles son los requisitos que según la denominada Política Uniforme de la OMPI -las normas que aplican en sus resoluciones- han de darse para, en su caso, estimar o no la demanda; tales requisitos son estos tres:

  • Que el nombre de dominio en cuestión, registrado por el demandado, sea idéntico, o si no lo es, ofrezca semejanza de tal índole que produzca confusión con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos.
  • Que carezca el demandado de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio en cuestión.
  • Que dicho nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Advierte el Panelista, antes de entrar en el fondo de la cuestión, que no es función suya -por no venir así recogido en la Política Uniforme antes mencionada- el decidir quién tiene mejor derecho sobre un nombre de dominio en disputa, pues sólo constituye su función, única y exclusivamente, decidir aquellas cuestiones en las que se haya llevado a cabo un registro del dominio de forma abusiva, por lo que sólo entrará en el presente caso a verificar si se ha dado o no tal circunstancia.

Análisis del conflicto con las marcas comerciales

A este respecto, nos dice el Panelista que la alegación por parte del Ayuntamiento de que posee, como marcas registradas, entre otras, una que es totalmente coincidente con el dominio del presente caso, no surte aquí efecto alguno, y ello por un dato muy simple: <b<tal registro como marcas fue posterior al registro del nombre de dominio en Internet.

Hecha la anterior manifestación, procede sólo analizar el posible conflicto entre esmadrid.com y las marcas comerciales registradas por el Ayuntamiento con anterioridad al registro de dicho dominio.

Dichas marcas son Portal Madrid y Promoción Madrid, y se concluye que el demandante no posee ningún derecho exclusivo sobre la palabra Madrid, argumentando en dicho sentido que (citamos literalmente):

\”El término \”MADRID\”, dentro del ámbito de los signos distintivos, es, por su difusión, un elemento de valor distintivo relativo, por lo que la sola existencia de una coincidencia en el mismo entre varias marcas y/o marcas y dominios, difícilmente puede considerarse suficiente para establecer una semejanza que produzca confusión, si no va acompañada de otros elementos adicionales. Los precedentes de otras resoluciones de Paneles Administrativos no son atinentes al caso que aquí se dilucida, pues tanto en la resolución D2000-0505, que enfrentaba al Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona con la entidad BARCELONA.COM INC, en relación con el dominio y la resolución D2002-0833, que enfrentaba al Excelentísimo Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria con Miguel García Quintás, por la titularidad de los dominios , , y , se invocaban marcas que consistían, exclusiva, principal o muy destacadamente, en el nombre de la ciudad, y se dirigían frente a dominios que consistían también exclusivamente en el nombre de la correspondiente localidad, que no es algo que ocurra en el presente supuesto\”.

Por lo expuesto, concluye igualmente la OMPI con que no se dan los requisitos necesarios para estimar el primero de los condicionantes antes expuestos y que ahora estamos analizando. Pero la consecuencia de ello es mucho mayor: si no hay acogida para tal requisito es claro que no se darían los tres conjuntamente, y si no se dan… no prosperará la demanda.

Conclusión: el Ayuntamiento perdió el caso.

Nota: el Panelista fue el Sr. D. Luis H. de Larramendi, y la resolución final se adoptó el 5 de febrero del presente año.

Javier Hernández es Abogado especialista en Derecho de Internet y de las Nuevas Tecnologías

Web: Opinión Virtual


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