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Registro de marcas para e-Commerce: Como sobrevivir al shock de su alcance geográfico

Por Luis Naranjo.

Cuando una empresa abre un canal de venta en internet y decide registrar su marca para proteger sus intereses e inversión toma verdadera consciencia de que Internet es un espacio sin fronteras donde las marcas son accesibles desde cualquier parte del mundo y además de manera inmediata.

Este hecho suele generar grandes dudas a la hora de proteger su imagen, ya que el derecho de marcas confiere una protección territorial, aportando un derecho de uso exclusivo solo allí donde se solicita y concede el registro. Además otorga exclusividad de manera firme solo para los productos o servicios para los que se registra y utiliza.

Esta realidad suele poner muy nerviosos a los responsables o dueños de las empresas en cuestión, especialmente cuando descubren que:

• por cada país donde quieran registrar su marca han de incurrir en un gasto, que
• en la mayoría de países también pagaran por cada producto o servicios que quieran proteger, y además
• puede existir un registro anterior, idéntico o parecido al pretendido,
que le impedirá irreversiblemente registrar y utilizar su marca.

Este último apunte les suele descuadrar totalmente cual mazazo en plena cara, pues son conscientes de que usar un nombre en Internet sin registrarlo como marca no es buena idea a pesar de tener registrado el nombre de dominio.

Cualquiera podría registrar nuestra marca sin nosotros poder oponernos. Esto se debe a que el registro de un nombre de dominio no otorga ningún derecho exclusivo y no permite impedir a terceros su uso. El registro de una marca es el único medio que concede un derecho exclusivo otorgado por un Estado y la posibilidad de presentar acciones civiles y penales contra terceros.

Además una marca registrada permite recuperar o anular rápidamente un nombre de dominio que contenga nuestra denominación si es posterior al registro de nuestra marca, lo que resulta clave para defenderse por de la tan extendida ciberocupación.

El terror inicial del empresario comienza a templarse cuando el sentido común, unido los consejos de un profesional, empiezan a hacer mella sobre el shock que están padeciendo.

Lo primero que deben entender es que tener la marca registrada en todo el mundo, para todos los productos y servicios del mercado no es necesario. Es más, hacerlo muy probablemente sea absurdo por el descomunal esfuerzo económico que supondría y el escaso rendimiento monetario que se obtendría de esta inversión. Por no citar que les sería imposible demostrar el uno para la mayoría de productos.
Por tanto, deben centrar sus registros en los productos y servicios que verdaderamente venden y focalizarlos territorialmente en base al idioma que dominan, a los mercados potenciales de su producto y a sus capacidades.

Creo que un ejemplo ayudara a entenderlo fácilmente.

Si tengo una tienda online en España de productos y complementos para el esquí a los que pondré mi propia marca, parece que, inicialmente, no debería preocuparme demasiado por las regiones de clima cálido, pues todo apunta a que venderé allí más bien poco. En consecuencia puedo descartar de primera mano por ejemplo registros en todas las regiones desérticas y los trópicos.

Si además no conozco la cultura japonesa, mi web no está en japonés, ni lo hablo, ni conozco a nadie que lo haga, parece claro también que la mayoría de los japonés hablantes no serán mis clientes. Japón queda así también descartado de mis registros de marca.

Además si la mayoría de mis productos son voluminosos y más bien pesados vender muy lejos de mi almacén parece poco probable, ya que seré poco competitivo. Los altos costes y tiempos de trasporte me dejan fuera del mercado. Como conclusión, no es previsible que venda a grandes distancias, salvo quizá en puntos muy focalizados.

Por otro lado, si considero por ejemplo:

• que mis clientes jamás podrán confundirme con los productos de una huerta ecológica, que
• ese no es, ni será mi nicho de mercado, y por tanto
• no compiten, ni competirán conmigo en nada,

No debería importarme que usen un nombre igual o parecido al mío para esa o cualquier otra actividad ajena a la mía.

En consecuencia, invertiré únicamente en registrar mi marca para mis productos y servicios. En este caso concreto para distinguir los servicios de venta y los propios productos para el esquí y sus complementos.

Llegados a este punto de nuestro ejemplo ya tenemos muchas cosas claras. Necesito registrar mi marca para mis productos y servicios en mi potencial mercado que actualmente apunta a España, Alemania, Italia, Andorra y Suiza.

Con la ayuda de una agencia de propiedad industrial descubro que existen los registros de marcas comunitarias y que:

• estas marcas comunitarias incluyen por un mismo importe de solicitud hasta 3 clases de la clasificación de Niza de marcas y
• que 3 clases es suficiente para proteger todos mis productos y servicios.
• Además en un único trámite y coste obtendré la misma protección que con una marca nacional en cada uno de los 28 países de la unión europea.

La agencia oficial de la que hablaba, sin cobrarme además nada, confirmara que mi registro es viable, es decir, comprueba que no existe ningún registro de marca idéntico o parecido anterior a mi solicitud para mi actividad. ¡Excelentes noticias!

Comprobado que mi marca comunitaria es viable, por un bajo importe, tengo resuelta la papeleta en la mayoría de los países de mi interés y en otros 25 potenciales y cercanos.

Con un par de solicitudes de registro de marca más obtendré mi objetivo, pues un registro de marca en Andorra, y un registro de marca en Suiza dejan mi mercado cubierto.

Además le he quitado un par de ceros a la inversión que hacía temblar mis canillas pasando de cerca de 500.000 € para un supuesto registro mundial a menos de 5.000 € de inversión total para el registro de marcas.

También descubro que tengo 6 meses de prioridad internacional para extender mis anteriores registros con la misma fecha de solicitud a EE.UU que es mi principal aspiración comercial a medio plazo.

De todo lo anterior puede aprenderse y sacar unas sencillas conclusiones

• Antes de arrancar un negocio online debemos comprobar si la marca con que lo vamos a identificar se puede registrar para nuestra actividad.
• Debemos comprobar que las extensiones de los nombres de dominio que contienen la denominación de nuestra marca están libres, y por tanto, podemos registrar las que más nos interesen (.com, bike, etc.).
• En caso afirmativo debemos planificar previamente junto a un profesional una estrategia de alcance territorial de registros acorde con nuestro previsible crecimiento.
 


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